Asesoría global de marcas

No. Las marcas son derechos territoriales y por tanto, su registro sólo es válido para los países o territorios en los que la hayamos inscrito. Una marca española tampoco sirve para ser usada en los países miembros de la Unión Europea, si no está registrada como Marca de la Unión Europea o de forma individualizada en cada uno de dichos países.

Fuera de nuestras fronteras, hay tres maneras de proteger una marca, a saber:

• Marca Nacional, país a país, lo cual supone tener que cumplir con las formalidades que exige cada uno de ellos. Ello implica en ciertas ocasiones tener que cumplir con ciertas formalidades más o menos complejas, como por ejemplo, la legalización de documentos. Administrativamente también exige una tramitación en expedientes separados y normalmente resulta más costosa que otras vías, cuando a ellas se puede acudir.


• Marca Internacional, mediante su depósito ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra. Este sistema requiere que la marca en cuestión haya sido al menos depositada en el país de origen. Es lo que se conoce como la "marca base". Para el caso de los solicitantes con residencia en nuestro territorio, la marca base habrá de depositarse previamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) u Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), siendo además necesario que la marca en cuestión se conceda y permanezca vigente durante al menos 5 años a contar desde la fecha de solicitud de la Marca Internacional, plazo durante el cual la Marca Internacional estará vinculada a la vigencia de aquélla. Mediante esta vía podremos designar aquellos países de entre los casi cien que integran este sistema, incluyendo la organización supranacional OAPI y a los cuales nos interese extender la marca, mediante el pago de una tasa fija y otras que variarán en función del número de clases y territorios designados.


• Marcas supranacionales: Acudiendo al depósito de la marca ante un organismo supranacional que comprenda varios países. Hoy día, ello solo es posible mediante el depósito de una marca ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, es decir, mediante una Marca de la Unión Europea (antes Marca Comunitaria), la cual, una vez concedida, nos brindará una protección unitaria en todo el territorio de la UE, o bien mediante el depósito de la marca ante la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la cual también nos brinda una protección unitaria en la mayor parte de los países africanos francófonos (ver OAPI).

No son excluyentes, sino complementarias. Por ejemplo, y con respecto a cualquier país miembro de la Unión Europea se puede optar por cualquiera de las tres vías. Otros, como por ejemplo Japón o EEUU, admiten tanto la vía de la marca nacional directa como la vía de la Marca Internacional. En cambio para registrar una marca en países sudamericanos, a excepción de Colombia y México, los cuales ya forman parte del sistema de la Marca Internacional, hoy por hoy solo es posible utilizar la primera vía, es decir, la solicitud de una marca nacional directa. No obstante y dadas las implicaciones tanto desde un punto de vista de formalidades a cumplir, requisitos legales y costos que conllevan cada una de estas tres vías, ello requiere de un estudio previo para finalmente elegir aquella opción que mejor se ajuste a las necesidades del cliente. A tales efectos, UNGRIA dispone de un departamento específico, integrado por un equipo multilingüe de abogados, los cuales se encargan tanto del estudio previo como de la posterior tramitación de la marca ante los distintos organismos de aquellos países a los que finalmente se haya decidido extender la misma.

Prácticamente las mismas que una marca española, si bien también existen diferencias. Una de las diferencias fundamentales consiste en el ámbito territorial en el que queda inscrita, al ser válida para todo el territorio de la Unión Europea, integrada actualmente por 28 países (las consecuencias del BREXIT siguen siendo objeto de debate). El titular de una Marca de la Unión Europea (antes Marca Comunitaria) no puede restringir o eliminar el registro de la misma en país alguno, al tratase de un registro unitario, llevado a cabo mediante una única solicitud y un único procedimiento de registro que se desarrolla ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO por sus siglas en inglés, con sede en Alicante. El periodo de protección es de diez años a contar desde la fecha de solicitud, renovable por iguales periodos.

Las decisiones de la EUIPO son recurribles ante las Salas de Recurso de la propia EUIPO y aquellas que dicten las Salas de Recurso, podrán ser a su vez apeladas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo.

Al tratarse de un título de propiedad único, no puede transferirse parcialmente, es decir, sólo para ciertos para países de la Unión Europea. No obstante, sí que se puede transferir por regla general una parte de los productos o servicios de la Marca de la Unión Europea a un tercero, pero siempre para todo el territorio de la Unión Europea.

En cambio, sí es posible que el titular de la Marca de la Unión Europea conceda licencias de uso parciales de dicha marca para uno o varios países de la Unión Europea y para todos o parte de los productos o servicios reivindicados por la marca. A instancias de un tercero y mediante una negociación también es posible limitar territorialmente el uso de la marca, siempre y cuando ello no suponga una práctica restrictiva que contravenga las normas sobre libre competencia.

Se simplifican mucho los trámites de registro y se abaratan los costes respecto de lo que supone solicitar la misma marca país por país ante los respectivos registros nacionales. No obstante, la Marca de la Unión Europea debe respetar los derechos de las marcas nacionales y viceversa, prevaleciendo siempre la más antigua en caso de conflicto, lo cual puede dar lugar a excepciones de uso (que no de registro) en una parte del territorio, sobre todo al adherirse nuevos países a la Unión Europea, en función del principio del "acquis communautaire", por el cual, un nuevo estado miembro debe adoptar el grueso de la legislación comunitaria vigente en el momento de su adhesión, entre la que se encuentra aquella que regula las Marcas de la Unión Europea.

Por otra parte, se viene advirtiendo que el uso de la Marca de la Unión Europea en un país comunitario sirve en la mayoría de los casos para acreditar y justificar que se usa en toda la comunidad, de manera que no puede ser atacada por falta de uso, pongamos por ejemplo en Finlandia, si la estamos usando sólo en España.

Únicamente aquel derivado de poder sufrir oposición de un tercero y ser denegada en base a otra Marca de la Unión Europea anterior o en base a cualquier marca nacional o internacional anterior que esté vigente ante el registro nacional de un país comunitario. Por ejemplo, una marca nacional o internacional registrada sólo en Francia, podría impedir la concesión de una Marca de la Unión Europea, si ambas resultan incompatibles y media oposición de su titular.

También el abanico de objeciones que de oficio y por motivos absolutos puede alegar un examinador de la EUIPO es más amplio. Así, una Marca de la Unión Europea que fuera genérica, por ejemplo en Grecia, sería denegada para toda la Unión Europea.

En estos casos cabe la transformación de la Marca de la Unión Europea en marcas nacionales mediante el pago de ciertas tasas y con respecto a aquellos países en que no sean origen de la oposición o fueren causa de su denegación por una objeción de oficio y todo ello, conservando la fecha de solicitud o prioridad inicial. En tal caso, se tramitará como marcas nacionales independientes entre sí, de acuerdo con la legislación interna de cada país. Una vez más, un asesoramiento profesional multidisciplinar resulta fundamental para mejor garantizar los derechos del titular solicitante ante una situación adversa.

En 1891 se adoptó en Madrid un convenio firmado inicialmente por unos pocos países denominado "Arreglo de Madrid", siendo España uno de los países fundadores. Lo firmó el 14 de abril de 1891, ratificándolo el 15 de junio de 1892. A lo largo del siglo XX se han ido adhiriendo nuevos países, una tendencia que continúa a lo largo del presente siglo, y en 1989 se firmó un nuevo convenio que complementa el "Arreglo de Madrid", denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, comúnmente conocido como el "Protocolo", el cual y al flexibilizar las normas contenidas en el "Arreglo de Madrid", sirvió, entre otras cosas, para que se adhirieran al mismo numerosos países que recelaban de su rigidez, destacando Estados Unidos, Japón y otros muchos. En la actualidad forman parte del sistema de la Marca Internacional o "Sistema de Madrid" casi cien partes contratantes entre países soberanos y organizaciones supranacionales (la UE y la OAPI).

Permite que a través de un único depósito se pueda solicitar la extensión de una marca base, previamente depositada en el país o territorio de origen, en nuestro caso España, vía marca nacional, o la Unión Europea, vía Marca de la Unión Europea, con respecto a todos o parte de los países o territorios miembros, técnicamente conocidos como "partes contratantes". Las partes contratantes para las que se solicita una Marca Internacional deben ser elegidos previamente por el solicitante. También cabe la posibilidad de designar en un momento posterior y una vez inscrita la Marca Internacional, nuevas partes contratantes (estados u organizaciones supranacionales) mediante un procedimiento denominado "designación posterior".

Esta marca que actúa de base a la Marca Internacional, debe estar al menos solicitada en el país de origen y la consolidación de la Marca Internacional queda supeditada a su concesión en el susodicho país y a mayor abundamiento, debe estar vigente durante al menos cinco años a contar desde la fecha de inscripción de la Marca Internacional.

La solicitud ha de presentarse ante la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra. Sin embargo, este primer depósito no lo puede hacer el titular directamente ante la OMPI, sino que la solicitud se canaliza a través de la Oficina de patentes y marcas del país / territorio de origen, en nuestro caso, la OEPM o EUIPO, la cual y tras haber comprobado el cumplimiento de ciertas formalidades, la remite a la OMPI. En condiciones normales, la OMPI mantendrá la misma fecha de solicitud que aquella otorgada a la marca básica, fecha que a su vez será respetada por todos los países designados.

Una vez que la OMPI haya comprobado a su vez quela nueva solicitud cumple con ciertos requisitos, remitirá la marca a todas las partes contratantes designadas. A partir de esa fecha se abre un plazo que oscila entre los 12 y 18 meses, según los casos, para que las administraciones registrales de las partes contratantes designadas puedan formular objeciones a la concesión de la misma en sus respectivos territorios. Si tal fuere el caso se abrirá un proceso contradictorio que determinará la concesión o denegación de esa Marca Internacional en el país o territorio correspondiente. Una decisión adversa puede ser recurrida, pero con arreglo a lo dispuesto por la legislación nacional del país o territorio en cuestión. Si no hay objeciones, la marca quedará finalmente inscrita.

En todo caso, si la solicitud se ha realizado correctamente, ésta se publica en la "Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales", editada semanalmente por la propia OMPI en español, francés e inglés.

Hay que dar una respuesta ambivalente: sí y no. Lo explicamos:

Sí, en el sentido de que la OMPI asigna un número y una fecha de Registro Internacional y expide un Certificado de Inscripción como la marca hubiera sido solicitada como una marca nacional. Sin embargo, ello no impide que los registros nacionales expidan sus propios Certificados de Registro. También la duración de la Marca Internacional es la misma (diez años desde su solicitud) con respecto a todas las partes contratantes designadas, si bien algunos países imponen el cumplimiento de ciertas formalidades para su mantenimiento en vigor. Es el caso de las "Declaraciones de Uso" exigidas por Filipinas y EEUU (México introducirá esta obligación a partir del 10 de agosto de 2018), o el pago de ciertas tasas complementarias en el momento de decretarse la concesión, caso de Japón y Cuba.

Sin embargo, también hay que contestar que no, porque el registro de cada país es competente, tal y como hemos indicado anteriormente, para resolver sobre la concesión o denegación de la Marca Internacional, lo que en la práctica supone que esa Marca Internacional puede ser concedida en unos países y denegada en otros.

En definitiva, la Marca Internacional es una marca nacional inscrita en diferentes países, pero tramitada parcialmente y controlada en diferentes aspectos registrales por la OMPI.

La creación hace más de un siglo de esta figura registral, lo fue principalmente para simplificar la solicitud y tramitación de una marca en una pluralidad de países y, en consecuencia, para abaratar los costes que representaría esa solicitud individualizada país por país.

Con un sólo depósito, podemos designar casi cien partes contratantes, entre estados soberanos y organizaciones supranacionales, y todo ello al amparo de una misma fecha de solicitud.

Únicamente habrá que hacer frente, si se desea, a posibles objeciones que se produzcan en alguna de las partes contratantes designadas, pero éstas no afectarán a la tramitación y concesión en el resto de países.

En definitiva, la Marca Internacional es una buena opción para solicitar de forma conjunta y económica una marca en un importante número de países.

Caso por caso, en UNGRIA le asesoraremos sobre cuál de las citadas vías puede resultar la más interesante, sobre todo, a tenor de las implicaciones tanto jurídicas como económicas, conlleva el escoger la vía adecuada.

Tiene una pequeña sumisión, como es el hecho de que debe fundamentarse en una marca base, al menos depositada en el país / territorio de origen y además, la subsiguiente Marca Internacional queda vinculada durante cinco años a contar desde la fecha de registro de la Marca Internacional a la suerte que pudiera correr la citada marca base. Si dentro de ese plazo, la marca base se cancela o no llegara a concederse, la Marca Internacional será cancelada.

Si ello llegara a suceder, cabe la posibilidad de reconvertir la Marca Internacional y mediante el pago de ciertas tasas, en marcas nacionales país a país en aquellos que sigan resultando de interés, mediante el pago de nuevas tasas. En todo caso, tanto la fecha de solicitud inicial de la Marca Internacional como la de prioridad, de haberse reivindicado, serán respetadas. Transcurrido dicho plazo se desvinculan la una de la otra.

Por otro lado, al no ser una marca unitaria, ésta debe usarse en todas las partes contratantes designadas y en unos plazos determinados, ya que en caso contrario podría ser cancelada total o parcialmente por no uso en algunos países, independientemente de que se use en otros. Es justo lo contrario a lo que sucede con una Marca de la Unión Europea.